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探索涉外定牌加工商标侵权问题的解决路径
作者：屈娇
来源：《经济研究导刊》2016年第16期
摘 要：涉外定牌加工是我国对外贸易中的一种重要方式，如何对待涉外定牌加工中的商标侵权问题，在理论界和司法实践中存在巨大争议。因此，采用中外法律比较的研究方法以及对“PRETUL”涉外定牌加工案及域外案件分析的实证分析法进行具体分析，认为涉外定牌加工中的商标侵权问题应当考虑商标法域外适用因素、个案情况及利益平衡原则，进而对此类问题的解决提出合理建议。
关键词：涉外定牌加工；商标侵权；地域性；利益平衡
中图分类号：D923.43 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2016）16-0191-03 引言
2015年11月26日，最高人民法院对“PRETUL”涉外定牌加工案做出了再审判决，认定涉外定牌加工不构成商标侵权。有学者认为，最高院的做法结束了涉外定牌加工裁判理由的乱状并对此类案件具有重大指导意义[1]。但是，从最高院的判决书中一方面可以看出其仅仅考虑在“我国领域内”，在判断涉外定牌加工是否构成商标侵权时域外适用因素被忽略；另一方面可以看出最高院仅通过对“商标使用”的解释就认定涉外定牌加工不构成商标侵权是一种“一刀切”的做法，除此之外，最高院还弱化了此案中涉及到的恶意抢注问题。
在知识产权与国际贸易和投资关系日益密切的现代[2]，严格采用地域性规则仅能保护在我国境内注册的商标而无法有效解决境外商标侵权问题，这样做无法有效维护我国在国际贸易中的利益，同时如果采取“一刀切”的办法来认定涉外定牌加工中的商标侵权问题则不利于审判结果的公平公正。因此，要想有效合理地解决涉外定牌加工中的商标侵权问题，适当考虑商标法的域外适用因素和个案的具体情况是十分必要的。 一、涉外定牌加工中的商标侵权问题分析
1.商标法域外适用因素的考虑。从2001年美国耐克与我国嘉兴银兴制衣厂商标纠纷案（深中法知产初字第55号书）、2008年上海申达电子有限公司与玖丽得电子（上海）有限公司商标侵权纠纷案（沪中民五（知）初字第317号书）和2014年的PRETUL涉外定牌加工商标侵权等案（最高法民提字第38号书）涉外定牌加工商标侵权问题在我国司法实践中采用严格地域性的情况较多。但是随着经济全球化的发展，严格适用商标法的地域性是不利于我国对外贸易发展的，在国际贸易交往频繁的现代社会，生产、销售环节应该在全世界范围内考虑。因此，在涉外定牌加工问题上考虑商标法的域外适用因素是非常必要的[3]。
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首先，有学者认为过分强调商标法的地域性有可能产生不公平、不公正的结果，同时也不利于知识产权保护的国际协调[4]。例如，在佳选企业服务公司商标驳回复审案中（最高法行提字第9号书），最高院如果根据商标法的“严格地域性”仅考虑商标在国内的使用情况，而不考虑申请商标在国际上的知名度问题，那么审判的结果则无法完全维护商标权人的合法利益。 相反，有学者认为：“在中国受托加工的‘贴牌’产品，只有在进入目的国境内市场时，才涉及是否侵犯改过商标权的问题，而此时是否侵权自有外国的执法司法机关去处置，不涉及中国为造假地问题。”[5]也就是说，其认为由于这些产品不在中国境内销售，因此我国司法或执法部门对涉外定牌加工中的侵权产品无须在生产环节和运输环节进行干涉，产品只要进入目的国自会由当地的执法司法机关解决。这种将商标权人的合法利益寄托在境外执法部门身上的观点是片面的并且不符合现实的。对于在国内加工并销往境外的侵权产品商标权人无权要求停止生产该产品，那么这不但会严重损害商标权人的利益，而且会让更多的侵权人把境外市场作为躲避法律制裁的避风港。
其次，与我国不同的是，美国在涉外定牌加工的商标侵权问题上考虑了商标法域外适用因素。美国不仅是世界第一经济强国，而且是当今世界创新能力最强并且最注重知识产权保护的国家，这不仅与美国的经济和管理制度密切相关，知识产权制度更是在其中发挥了重要作用[6]。如美国贸易法中“301条款”及相关条款其实质是借助贸易关系，使美国国内法得到域外实施，保障美国的知识产权在国外得到有效的保护，保障那些依赖于知识产权保护的美国人公平有效地进入外国市场[7]，1986年《美国对外关系法第三次重述》的401条通过立法、行政命令等方式使商标法的相关规定得到域外适用[8]，以及美国海关条例第133.23条款明确规定平行进口问题适用边境保护[9]。这些法律条款不仅说明美国在相同问题上考虑域外因素，并且也说明商标法的地域性在美国呈减弱趋势。除此之外，在美国的具体案例中也体现了对商标法域外适用的确认。如1952年的Steele v.Bulova Watch Co.案（Steele v.Bulova Watch Co.344U.S.280），1983年的American Rice，Inc.v.Arkansas Rice Growers Co-op.Assn案（Am.Rice，Inc.v.Ark.Rice Growers Coop.Assn，701 F.2d 408）以及2005年的McBee v.Delica Co.Ltd.案（McBee v.Delica Co.Ltd.417 F.3d 107，
126，75 U.S.P.Q.2d 1609）等等美国最高法院在这些案件中认定“兰哈姆法”对商标的保护效力可以在特定的情况下进行域外适用。
值得注意的是，美国商标法域外效力的适用是有条件的而不是全面适用于此类案件中的。如2005年Mc Bee v.Delica Co.案（Mc Bee v.Delica，Co.，417 F.3d 107）和1977年的Wells Fargo & Co.v.Wells Fargo Exp.Co.案（ells Fargo & Co.v.Wells Fargo Express Co.，556 F.2d 406）等案中美国法院对域外适用都规定了适用条件，如是否对美国贸易产生实质的影响，是否与外国商标法存在冲突，被告是否具有美国国籍等等。美国有效、合理的知识产权立法使得美国成为知识产权强国并且增强了其在国际市场上的竞争力。因此，为了我国对外贸易的良好发展，美国考虑商标法域外适用的办法值得我国借鉴。
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2.涉外定牌加工的商标侵权问题应依个案情况进行判断。一方面，在认定涉外定牌加工中的“商标使用”问题上学者们存在不同的观点。有学者认为：“涉外定牌加工无论是加工制造行为还是出口行为，都属于商标专用权（独占权）可以控制的行为。涉外定牌加工产品虽然用于出口，但不属于国境货物，因此仍可以被认为属于在商业交易中的商标使用。”[10]也有学者在“商标使用”的定性问题上认为：“从商标权的标识权属性看，不构成侵权的认识并非没有道理。”[11]还有学者认为应该根据个案情况而定，对于涉外定牌加工中的行为是否构成侵权要综合考虑以下因素：委托方是否允许加工方销售其产品；加工方是否擅自销售所加工的产品或者擅自销售因质量原因被退回或拒收的产品；委托方是否是商标权利人或授权人[12]。涉外定牌加工按照委托方和加工方的国别、授权范围和双方之间的环节层次等不同标准可以分为多种类型，因此涉外定牌加工是否构成商标侵权问题不能一概而论，而要根据不同案件的不同情况进行判断，最后一种观点较合理。另一方面，从司法实践中也可以看出对于涉外定牌加工中的商标侵权问题我国各地法院采取了不同的态度。如在瑞宝国际贸易有限公司市诉永胜轴承有限公司侵犯商标专用权纠纷案中，宁波市中级人民法院和浙江省高级人民法院均认为构成商标侵权。而在义乌市聚宝不服工商行政处罚案和JOLIDA电子器材商标侵权纠纷案中，法院认定涉案的“定牌加工行为不构成商标侵权”[13]。在年年红国际食品有限公司与德国舒乐达公司、厦门国贸实业有限公司侵害商标权纠纷上诉案（闽民终字第378号书）中法院考虑了“诚实信用”与“公序良俗”两个因素。与PRETUL商标案中最高院做法不一样的是，以上法院除了考虑对“商标使用”的解释外，还依个案情况考虑了委托方与加工方之间订立合同的性质，加工方与委托方是否正确履行义务，是否有违背诚实信用原则的恶意抢注行为等因素。
综上，最高院在PRETUL商标侵权案中认定涉外定牌加工不够成商标侵权的说法不具有普遍指导意义，对于涉外定牌加工中的商标侵权问题要依个案情况而定，不能一概而论。 二、涉外定牌加工中商标侵权问题的完善建议
首先，我国商标法应坚持地域性为原则，域外适用为例外的一般准则[14]。通过美国的司法实践可以看出商标法的域外适用是有条件的，那么我国可以借鉴美国的做法，通过在个案中考虑对我国贸易的影响程度和被告国籍等因素，在涉外定牌商品在目的港或销售国仍构成商标侵权的时候，出于对国家利益的维护而对该侵权行为进行有效打击。
其次，要综合考虑个案的合同、当事人审查义务等多种因素。第一，由于涉外定牌加工有多种类型，因此法院在审理此类案件时首先要正确区分涉外定牌加工的类型。第二，进一步审查双方所签订的合同的真实性和有效性，双方是否存在不履行或不适当履行合同的情况，除此之外还要适当考虑双方在签订合同时是否存在违背诚实信用原则或者公序良俗等情况。第三，审查加工方有无尽到必要的审查义务，这不仅能正确认定涉外定牌加工的商标侵权问题，而且还可以合理有效确定双方责任的大小。
最后，坚持利益平衡原则。TRIPS协定第7条明确规定：“知识产权的保护和执法应当有助于技术创新以及技术转让和传播，有助于技术知识的创作者和使用者相互收益并且是以促进社会和经济福利的方式，以及有助于权利和义务的平衡。”[15]因此，在个案中应当坚持利益平