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定牌加工商标侵权问题分析

作者：秦榕

来源：《中国市场》2015年第34期

[摘 要]定牌加工企业自改革开放以来发展迅速，为我国的出口创汇等起到了不可估量的作用。但定牌加工中对商标使用是否构成侵权引发了业界许多的讨论与争议。在我国司法实践中的处理也各不相同，本文旨在通过对定牌加工行为的认识，从贸易方式角度来讨论。 [关键词]定牌加工；出口；加工；商标侵权 [DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2015.34.172 1 问题的提出

定牌加工又称作贴牌制造或委托加工，是指加工方根据合同约定，为定做方加工使用特定商标或品牌的商品并将该商品交付给定做方，定做方根据约定向加工方支付加工费的贸易方式。

定牌加工中商标侵权问题并非一个新问题，而是一个持续讨论与关注的问题。长期以来，对于定牌加工商标侵权的讨论都围绕《商标法》展开，对于其中的侵权认定及法律适用产生分歧，各执己见，似乎又各有道理。其实，笔者认为，对于定牌加工商标侵权的认定，应当绕开仅仅围绕《商标法》的框架，通过贸易方式角度加以阐释，或许可以有所收获，减少分歧。 2 贸易方式

既然谈到贸易方式，首先需要明晰贸易方式的种类区别。对于出口贸易来说，有两种基本方式：一般贸易和加工贸易。一般贸易即通常所说的货物买卖，双方签订合同，卖方交付货物，买方支付货款并收受货物；货物的风险及所有权的转移按合同约定或法律规定处理；在这种情况下，除非合同有特别的约定，买方不会对卖方的货物生产过程或来源进行干预。加工贸易在《中华人民共和国海关加工贸易货物监管办法》（以下简称监管办法）中第三条是这样定义的：“经营企业进口全部或者部分原辅材料、零部件、元器件、包装物料，经过加工或装配后，将制成品复出口的经营活动，包括来料加工和进料加工。”其中，《监管办法》第四十二条分别给来料加工和进料加工下了定义：“来料加工，是指进口料件由境外企业提供，经营企业不需要付汇进口，按照境外企业的要求进行加工或装配，只收取加工费，制成品由境外企业销售的经营活动；进料加工，是指进口料件由经营企业付汇进口，制成品由经营企业外销出口的经营活动。”从这些定义上看，本文所讨论的定牌加工中的加工贸易就是其中涉及的来料加工。但是，对于这个问题的分析需要结合其他贸易方式来对比分析。 3 出口行为

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从山东高院著名的“CROCODILE”鳄鱼商标侵权案中看，鳄鱼恤有限公司（以下简称鳄鱼恤公司）在中国经核准注册了“CROCODILE”商标，核定使用商品为衬衫、裤子等。青岛瑞田服饰有限公司（以下简称瑞田公司）生产的男式防寒上衣在申报出口时被黄岛海关扣留，上述商品在吊牌上、领标处印有“CROCODILE”字样。鳄鱼恤公司认为瑞田公司在上述商品上使用“CROCODILE”标识的行为侵害了其商标权，请求停止侵害及赔偿损失。

而山东高院在二审后，撤销了一审认定的侵权结论，认定该行为不构成商标侵权。其中有一个理由是：瑞田公司在被控侵权商品上所使用的标识是国外委托加工方提供，有境外商标权人的合法授权，所加工的商品全部销往国外而不在中国境内销售，上述标识在中国境内不具有识别商品来源的功能，中国国内的消费者不存在对该商品的来源发生混淆和误认的可能。同时，定牌加工行为不会对商标权利人在国内的产品市场带来任何实质性的损害，也不会对其享有的商标权利造成损害。因此，不构成侵权。

另外，北京市高级人民法院于2004年2月18日出台《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高发〔2004〕48号），第13条明确规定，定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。

再有，国内学者也对此案有不同看法。早期主要认定其行为构成侵权，其理由：一是知识产权具有地域性，定做方在海外拥有的商标权不能对加工方在中国境内的知识产权侵权行为构成抗辩；二是《商标法》第57条的规定，对是否造成消费者混淆并非侵权行为构成要件之一。而现在越来越多的学者偏向于认定其不侵权，他们的主要依据：一是涉外定牌加工的商品不在我国境内销售，不存在使相关公众对商品来源产生混淆、误认的可能；二是定牌加工行为不会对商标权利人在国内的产品市场带来任何实质性的损害，也不会对其享有商标权利造成损害。

笔者认为，上述的理由是站不住脚的。从上述表述中可以发现，因为商品的销售都在国外，没有进入正常的国内市场流通领域，公众对商标的认识不存在对比，当然不会造成混淆。但是，这并不意味着其不构成商标侵权。出口贸易包含一般贸易和加工贸易。商标使公众混淆认定为商标侵权构成要件，就排除了产品的外销行为。则只要产品外销，无须区分一般贸易和加工贸易，均可认定不构成侵权。即商品出口构成了定牌加工商标使用行为不侵权的充分条件。从而，对于所有的出口行为，应当淡化其生产加工方式，均认定其商品上的商标使用行为不构成商标侵权。如此处理就会导致《中华人民共和国知识产权海关保护条例》中关于假冒商品等方面的内容没有设立的必要，海关没有必要对出口商品进行知识产权审查。显然，这也是不合理的。 4 加工行为

从福建高院判决的“NEW BOSSCOLLECTION”商标侵权案看，法院认为，原告雨果博斯公司在诉讼中不能举证其讼争商标在意大利已申请注册或者在先使用，故该服装进出口公司在

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意大利有权使用讼争的“NEW BOSSCOLLECTION”未注册商标。被告喜乐制衣公司是受境外未注册商标权人的委托定牌加工讼争西服，由于该西服从未在国内进行销售，因此，该定牌加工行为不会对上诉人及“NEW BOSSCOLLECTION”商标权利人在国内的产品市场带来任何实质性的损害。同时，提出了一点理由：被上诉人喜乐制衣公司受意大利公司委托定牌加工，其与委托方意大利公司的关系实质为《合同法》中所指的加工承揽的合同关系，因此，被上诉人在其承揽的定牌加工西服上定贴“NEW BOSSCOLLECTION”商标的行为不应认定为商标法意义上的商标实际使用行为，因此，不构成侵权。

根据上述叙述，我们可以看出，认定定牌加工不构成商标侵权行为的另一个主要理由是认为定牌加工属于中华人民共和国《合同法》所规定的加工承揽行为，其在定牌加工商品上定贴商标的行为，不属于商标法意义上的商标使用行为。部分学者也持这个态度。

2006年2月13日出台的《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中认为，承揽加工带有他人注册商标的商品的，加工方应当对定做方是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务，加工侵权注册商标专用权的商品的，加工方与定做方构成共同侵权，应当与定做方共同承担损害赔偿责任。加工方不知道是侵权注册商标专用权的商品，并能够提供定做方以及其商标权利证明的，不承担赔偿责任。

最高人民法院在2009年出台的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》则提出“妥善处理当前外贸‘贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担”。

浙江省人民法院对于定牌加工中的相同商标和近似商标做了区分，采取了不同的处理办法。其认为未经许可使用与权利人注册商标相同的商标的，构成侵犯注册商标专用权。而如果是近似的商标，则不构成侵权注册商标专用权。主要理由是以是否造成公众混淆为判断商标是否近似的要件，而非判断是否构成商标侵权的直接要件。

笔者认为，这种认识难以成立。首先，需要对出口贸易中基于一般贸易和加工贸易形成的合同性质进行确定。一般贸易是指中国境内有进出口经营权的企业单边进口或单边出口的贸易，按一般贸易交易方式进出口的货物即为一般贸易货物。可以据此认为一般贸易所签订的合同为买卖或销售合同。另外，根据《中华人民共和国海关对加工贸易货物监管办法》（海关总署令第113号）的规定，加工贸易，是指经营企业进口全部或者部分原辅材料、零部件、元器件、包装物料，经加工或装配后，将制成品复出口的经营活动，包括进料加工、来料加工、装配业务和协作生产。可以认为，定做方与加工方为承揽合同关系。

根据认定定牌加工行为不构成商标侵权的理由，对商品的加工行为，并未构成商标法意义上的使用。我国新《商标法》第51条（原《商标法实施条例》第3条）规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”并且我国原《商标法》第4条规定：“自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品，需要取得商标专用权的，应